□ 徐娟
专利制度作为激励创新与平衡公共利益的核心法律工具,其有效运行依赖于对专利权保护范围的清晰界定。权利要求书是界定这一范围的法定文件,但其解释并非一成不变,可能在授权确权与侵权诉讼的不同程序阶段面临不同的解释语境。禁止反悔原则正是为了规制这种潜在的解释冲突而诞生的一项重要司法原则。
该原则的法理基础根植于民法的诚实信用原则。它旨在防止专利权人利用行政程序与司法程序之间的间隙,采取前后不一致的立场以谋取不正当利益。具体而言,即专利权人不得在专利审查或无效宣告程序中,为克服新颖性、创造性缺陷或避免权利被宣告无效,通过修改权利要求或作出限缩性意见陈述,放弃某些技术方案以换取授权或维持专利权有效;随后,在针对他人的侵权诉讼中,又试图通过等同侵权甚至相同侵权的主张,将已明确放弃的技术方案重新纳入其专利权的保护范围。这种行为不仅损害了社会公众(尤其是被控侵权人)对专利公示文件的信赖利益,也扰乱了正常的市场竞争秩序。
然而,在(2024)最高法知民终245号判决作出之前,我国司法实践中对于禁止反悔原则的适用边界,尤其是其与等同侵权原则的关系,存在两种主流观点的分歧。一种观点认为,禁止反悔原则仅是对等同侵权原则的一种限制,即只有当专利权人主张被诉技术方案与专利技术特征构成等同时,被控侵权人方可援引专利权人在先的限缩性陈述进行抗辩,以阻止专利权人将保护范围扩大到已放弃的方案。若专利权人主张的是相同侵权,则意味着其未寻求扩大解释,故禁止反悔原则无适用余地。另一种观点则认为,禁止反悔原则具有独立价值,是“确权保护范围独立说”。其功能在于直接确定专利权的真实、有效保护范围,该范围已因行政程序中的放弃行为而被永久限缩。无论专利权人在侵权诉讼中主张相同侵权还是等同侵权,只要其试图保护的内容超出了该限缩后的范围,法院均应依据禁止反悔原则不予支持。
最高人民法院通过深圳RG公司诉深圳LBL公司专利侵权案的终审判决,旗帜鲜明地采纳并确立了第二种观点,即独立说。这一裁判要旨不仅解决了长期存在的法律适用争议,更将专利审查档案的重要性提升到新的高度,要求将专利权的保护范围置于授权确权全过程的语境中进行动态、一致的认定,对专利领域的司法实践与专利实务操作产生了里程碑式的影响。
一、案件背景与争议焦点
涉案专利为名称为“一种共享电子地图的线路的方法”(ZL201410149545.9)的发明专利。其独立权利要求1的核心特征之一在于:获取在电子地图上标记的线路所经过的坐标点的坐标信息,其中,所述线路所经过的坐标点包括转角点的坐标点、起点坐标点和终点坐标点。
专利权人深圳RG公司指控深圳LBL公司开发运营的“两步路户外助手”App中的轨迹分享功能落入了该专利权的保护范围。本案的核心争议点在于对权利要求1中“包括”一词的理解,以及专利权人在专利审查历史中的相关陈述是否构成对保护范围的限缩。
在专利的实质审查阶段,国家知识产权局多次发出审查意见通知书,认为权利要求不具备创造性。申请人深圳RG公司为获得授权,先后3次提交了意见陈述书并修改了权利要求。在这3次关键陈述中,申请人均反复强调:其发明为了减少数据传输量、提高处理速度,仅选取线路中的关键坐标点,即仅选取转角点、起点和终点这3种类型的坐标点进行传输和还原。陈述书中明确写道:“仅选取该线路中的关键坐标点的坐标信息向接收端发送。”“所述线路所经过的坐标点仅仅包括转角点的坐标点、起点坐标点和终点坐标点。”
基于这些陈述和修改,国家知识产权局最终授予了专利权。在后续的无效宣告程序中,国家知识产权局在无效决定书中,也明确将这些陈述作为认定专利具有创造性的重要依据,确认了“仅选择3种坐标点”这一技术特征。
在侵权诉讼的一审中,审理法院认为,根据禁止反悔原则,专利权人在审查阶段为获得授权而明确作出的限缩性陈述,已使其专利权的保护范围被限定在“仅获取3种坐标点”的技术方案上。经比对,被诉侵权的“两步路户外助手”App在分享轨迹时,其生成的KML文件中所包含的坐标点不仅限于转角点、起点和终点,还包含了大量的“直行点”等其他坐标点。因此,被诉技术方案并未采用专利权人已承诺放弃的“仅3种点”的方案,故不落入涉案专利权的保护范围。一审判决驳回深圳RG公司的诉讼请求。
深圳RG公司不服,提起上诉,其核心上诉理由之一便是对禁止反悔原则适用的抗辩。深圳RG公司主张:第一,权利要求中的“包括”是开放式表述,并未排除其他坐标点;第二,禁止反悔原则仅是等同侵权原则的例外,而本案中其主张的是相同侵权,故该原则没有适用空间;第三,审查意见陈述中的“仅选取”等用语仅是为了强调技术优势,而非对权利要求进行限缩修改。
二、最高人民法院的裁判要旨与法律分析
最高人民法院二审判决全面驳回了深圳RG公司的上诉理由,并对禁止反悔原则的适用作出了权威阐释,其裁判逻辑清晰,法理基础坚实。
首先,法院严格遵循了《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条的规定。该条文确立了禁止反悔原则的基本规则:专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。法院查明,深圳RG公司在审查阶段的3次意见陈述中,均以“减少数据量、提高速度”为由,明确将技术方案限定于“仅选取”3种关键坐标点。国家知识产权局正是基于对此限缩的接受,才认可了专利的创造性并予以授权。在无效决定中,行政机关再次确认了这一限缩理解。这一系列事实构成了清晰的“放弃”行为。
其次,也是本案最具突破性的部分,最高人民法院明确否定了禁止反悔原则以等同侵权为适用前提的观点。判决书指出:禁止反悔原则究其实质,系以诚实信用原则为基础。其根本目的在于阻止专利权人在行政程序与司法程序中对权利要求作出不一致的解释,防止两头得利行为。司法解释的相关规定并未将等同侵权原则作为禁止反悔原则的适用前提。专利权人主张等同侵权,只是其将已被限缩的内容重新纳入保护范围的一种手段,但并非唯一手段。如果专利权人通过主张相同侵权,试图将行政程序中已放弃的方案,解释为仍在其权利要求的字面含义之内,这实质上是在司法程序中单方面撤销之前的限缩,将保护范围恢复到限缩前的状态。这种行为同样违反了诚实信用原则,构成了另一种形式的“两头得利”。因此,无论权利人主张相同侵权还是等同侵权,只要其试图保护的技术方案已被其在行政程序中放弃,人民法院均应适用禁止反悔原则予以限制。
具体到本案,深圳RG公司在侵权诉讼中,试图将包含“直行点”等多种坐标点的被诉方案,解释为仍符合权利要求1中“包括”3种坐标点的字面范围。这显然与其在审查阶段再三强调的“仅包括”“仅选取”3种点的承诺相悖。其行为正是试图在司法程序中收回为获得授权而作出的让步,这违背了诚实信用原则,故二审法院坚决适用禁止反悔原则,维持了一审判决。
三、案件启示
最高人民法院通过(2024)最高法知民终245号判决,完成了一次重要的司法规则统一与理念升华。它将禁止反悔原则从“等同侵权附属规则”的地位中解放出来,赋予其基于诚实信用原则的独立法律地位,使其成为贯穿专利行政确权与民事侵权诉讼两大程序的核心协调器。这一裁判规则深刻体现了权利义务对等、禁止权利滥用的现代法治理念。
该案警示所有创新主体与知识产权从业者,专利权的边界并非由授权证书上的文字静态划定,而是由申请人与专利权人在整个行政程序中的一系列法律行为共同塑造和固定的。一着不慎的限缩性陈述,可能导致千金难买的核心技术方案被永久排除在保护范围之外。唯有以诚实信用为根本遵循,以终为始,将授权、确权、维权视为一个不可分割的有机整体,进行严谨、一致、富有远见的规划和操作,才能使专利真正成为保护创新成果、提升市场竞争力的坚实盾牌,而非一触即破的纸面权利。这既是本案判决留给业界最宝贵的启示,也是推动我国专利制度高质量发展、优化创新生态的必然要求。
(作者单位:北京彩和律师事务所)
司海英 作